中企面临美方重整专利保护立场

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在日前举办的中国知识产权高峰趋势论坛上,美国奥睿律师事务所上海代表处首席合伙人马宇峰介绍了美国专利案件的发展趋势。他表示,在美国,地区法院专利侵权案件数量目前低于每年5000件,不到中国的十分之一。案件数量整体比较稳定,稳中有降,但其中涉及到中国企业的比重有所增加。

美国摩根路易斯律师事务所合伙人朱韶斌介绍说,与中国企业关联度较高的美国最高院TC Heartland案判决结果,影响美国地区法院案件受理的走向。该案从根本上影响专利案件可以何地提起。近几年,大量企业或其总部聚集的东西海岸地区的专利诉讼案件量可能会增加,而德克萨斯州的数量会减少且可能面临更多对诉讼地的挑战。美国国内企业和中国企业美国分公司总部所在地的联邦法院也将面临专利诉讼案件增加的情形。这些区域包括加利福尼亚州北区和中区联邦地区法院、新泽西州联邦地区法院、伊利诺伊州北区联邦地区法院、马萨诸塞州联邦地区法院以及纽约州南区联邦地区法院。

“中国企业在美国某地注册分公司或设立总部时,除了考虑当地优惠税收政策外,还要考虑该地的司法环境。中国企业应该避免在对被告尤其是外国公司有明显不利倾向的法院(和陪审团)所在地注册分公司或设立总部。”朱韶斌表示。

此外,专利诉讼成本也有更加昂贵的趋势。TC Heartland案对美国地区法院案件受理的走向造成了影响,如今,就同一专利,专利权人需要在各个被告的注册地或常规的固定营业场所所在地分别提起诉讼,在各地分别聘用律师,在各法院递交的法律文书要符合当地的特殊要求并处理各地进程不同的诉讼,这大大增加了当事人的维权成本。

朱韶斌建议中国企业请求多区诉讼,这种方式令审判委员会把各个案件转入到一个联邦地区法院,审理各案件面临的共同事实和法律问题。如果某个案子在多区诉讼阶段结束前仍然没有和解或撤诉,该案会被发回原法院,分别开庭审理。多区诉讼可能会为当事人节省诉讼费用,降低案件结果的不一致性。

马宇峰也指出,企业应多关注典型案例,据此判断美国专利案件发展趋势。

他举例说,原告WesternGeco公司针对海底勘探发明了地震勘探船侧向导引技术并申请了一系列专利,该专利进入多个国家,但未在中国获得授权。2007年,被告美国资源勘探设备制造商ION公司根据市场需求,生产出拖缆定位装置,作为侧向导引技术的关键零部件出售给境外公司。2009年,WesternGeco公司起诉ION公司专利侵权,并要求赔偿损失。2012年,美国德克萨斯州南区联邦地区法院根据美国专利法规定,一审判决ION公司侵权成立;判定ION公司赔偿WesternGeco1250万美元合理许可费,以及9340万美元境外公司销售利润损失。ION公司提出上诉。2015年,联邦巡回上诉法院维持了合理使用费赔偿,但免除了被告ION公司9300万美元的预期利润损失赔偿责任。2015年,中国公司宣布攻克了多缆探物的关键技术。这意味着,即便ION公司不出售涉嫌侵权的拖缆定位装置,中国公司也能依靠自己的技术提供类似的海洋资源勘探服务。WesternGeco意识到其国际市场垄断地位岌岌可危,自然不服联邦巡回上诉法院撤销利润损失赔偿的判决,于2016年2月向美国最高法院提交调卷申请。2018年6月,美国最高法院以7:2的比例裁定调卷重审结果,判决ION公司供应零部件的国内行为侵犯了WesternGeco的4件专利。根据规定,法院应该判给索赔人足以弥补所受侵害的赔偿金,被告ION公司在赔偿WesternGeco公司1230万美元的合理许可费之外,还要补偿侵权导致的海外利润损失9340万美元。此次裁定一反常态,显著扩大专利侵权赔偿金的范围。

“这实际上是美国政府改变其专利保护立场的一种宣示,意在对过去的专利政策进行反思和重整,体现了对核心技术领域专利强化保护的决心。”马宇峰表示,一旦WesternGeco判决适用直接侵权的界限被突破,中国很多企业所面临的美国专利诉讼赔偿额不会再像以前那么低,中国企业可能随时面对高额赔偿金的风险。

2019/06/19|分类:资讯动态|